方法专利侵权诉讼中，现有技术抗辩应当如何比对？

一、案件背景：侵权行为隐藏在生产工艺之中

涉案专利为发明专利“内酯的立体选择性合成方法”，专利号为ZL200480008505.7。该专利涉及一种用于生物素生产的合成方法。

帝斯曼相关公司认为，安徽某维生素企业建设并运行的生物素生产线使用了涉案专利方法，并使用、销售由该方法直接获得的产品，遂提起专利侵权诉讼，请求判令停止侵权并赔偿损失。

与一般产品专利不同，本案无法仅通过比对市场上销售的生物素产品，反推出生产企业采用了何种具体工艺。诉讼必须回答两个层面的问题：第一，被诉企业实际采用的生产方法是什么；第二，该方法是否包含涉案专利权利要求记载的全部技术特征。

围绕上述问题，案件审理中结合生产项目资料、环境保护验收监测材料、相关技术文件以及当事人提交并认可的被诉技术方案，对被诉生产工艺进行了还原和比对。

二、方法专利侵权判断，仍然遵循“全面覆盖原则”

法院对被诉技术方案与涉案专利权利要求2、5记载的全部技术特征进行了比对。

判断一项方法是否落入发明专利权的保护范围，不能只看二者的技术目的是否相同，也不能仅因最终生产出相同产品就直接认定侵权。审查重点仍然是：被诉方法是否包含权利要求所记载的全部技术特征，相关技术特征是否相同或者等同。

一审法院经比对认为，被诉生产方法包含了涉案专利相关权利要求的全部技术特征，因而落入涉案专利权的保护范围。二审庭审中，被诉企业明确认可被诉技术方案与涉案专利权利要求2、5相同，但主张该方案仅用于向当地环保部门提交环境影响评价，实际生产使用的是其他技术方案。

最高人民法院认为，被诉企业未就“实际生产使用其他技术方案”的主张提交证据。根据环境影响评价相关规定，建设单位应当对环境影响评价文件的内容和结论负责；生产工艺发生重大变动的，还应重新报批。因此，终审判决未采纳该项抗辩，维持了被诉技术方案落入专利权保护范围的认定。

这一认定说明，在方法专利案件中，“查清被诉工艺”与“完成技术比对”是两个前后衔接、但不能相互替代的环节。生产项目资料、环保资料或者现场调查可以帮助还原工艺，但最终是否构成侵权，仍须回到权利要求的具体技术特征逐项判断。

三、现有技术抗辩的比较对象，不能选错

被诉企业在诉讼中提出了现有技术抗辩，主张其实施的技术属于专利申请日前已经存在的技术。

现有技术抗辩的制度逻辑在于：专利权人不能通过侵权诉讼，将本已属于社会公众可以自由使用的技术重新纳入排他范围。现行《专利法》第六十七条规定，被控侵权人有证据证明其实施的技术属于现有技术的，不构成侵犯专利权。

但现有技术抗辩并不是对涉案专利有效性作出判断。侵权比对，是将被诉技术方案与涉案专利权利要求进行比较；现有技术抗辩，是将被诉技术方案与一项现有技术方案进行比较；专利有效性评价，才涉及涉案专利相对于现有技术是否具备新颖性、创造性等问题。

本案中，被诉企业在庭审中的具体比对方式，是将涉案专利与其主张的现有技术进行比较。法院认为，这种比较方式选错了对象。

根据相关司法解释，只有被诉技术方案落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异时，现有技术抗辩才能成立。因此，不能用“涉案专利与现有技术是否接近”代替“被诉技术方案是否属于现有技术”的审查。

法院在进一步分析相关技术特征后认为，被诉方法使用的“三正丁胺”催化剂与现有技术存在实质性差异。现有技术虽然概括提及“含有低级烷基的三烷基胺”，但未直接披露使用三正丁胺的具体技术方案；三正丁胺还具有改善非对映异构选择性、便于回收并降低成本等技术效果。

被诉企业二审提交的所谓公知常识证据，涉及的是另一类反应过程，与本案所涉反应在反应类型、初始反应物和反应产物等方面均有区别，不能证明在本案反应中使用三正丁胺属于公知常识。最高人民法院据此认定现有技术抗辩不能成立。

四、落入保护范围，不等于当然排除现有技术抗辩

实务中容易出现一种误解：既然被诉技术方案已经被认定落入专利权保护范围，现有技术抗辩就不可能成立。

实际上，两项判断并不矛盾。一项技术方案可能在形式上包含专利权利要求的全部技术特征，但如果这些技术特征整体上已经被一项现有技术方案公开，法律仍允许被诉侵权人通过现有技术抗辩排除侵权责任。

因此，法院通常按照两个步骤进行审查：首先，将被诉技术方案与权利要求进行比较，判断是否落入专利权保护范围；其次，在被诉侵权人提出抗辩并提交证据后，再将被诉技术方案与其主张的一项现有技术方案进行比较。

两个步骤的基准不同，不能混为一次“专利与现有技术”的比较。

五、裁判结果与案件启示

最高人民法院终审判决维持了被诉技术方案落入涉案专利权保护范围、现有技术抗辩不能成立以及赔偿经济损失和合理开支合计50万元等认定。

第一，方法专利维权的首要难点通常不是法律条文，而是如何从外部材料还原企业内部工艺。项目建设资料、环境评价及验收资料、设备信息、原料和催化剂记录、现场勘验以及专家意见，都可能成为证明技术事实的重要入口。

第二，技术调查解决的是“被诉方法是什么”，权利要求比对解决的是“被诉方法是否落入保护范围”。两项工作必须分别完成并相互印证。

第三，现有技术抗辩必须以被诉技术方案为中心。直接比较涉案专利与现有技术，实际上容易滑向专利有效性评价，不能替代侵权诉讼中的现有技术抗辩审查。

方法专利的价值，往往体现在不易被外部观察的工艺改进中。其维权也因此更依赖技术事实调查、证据结构设计与法律规则适用的结合。只有先查清生产方法，再围绕权利要求和抗辩规则选择正确的比较对象，复杂的工艺争议才能转化为法院可以审理和判断的法律问题。